Порядок признания патента недействительным в российском праве

Патент на изобретение или полезную модель может быть оспорен в течение срока действия патента любым лицом, которому стало известно об указанных выше нарушениях при регистрации патента (п. 2 ст. 1398 ГК РФ). Из буквального толкования данной нормы следует, что заявителю в таком случае не надо доказывать свою заинтересованность в оспаривании патента, раскрывать мотивы и т.п. Заинтересованность заявителя устанавливается лишь при оспаривании действительности патента после того, когда срок действия исключительного права истек.

Верховный Суд РФ отмечал, что, “как следует из содержания положений пункта 2 статьи 1398 Гражданского кодекса и пункта 1 статьи 29 Патентного закона, законодатель преследовал в данном случае цель – дать возможность любому лицу, независимо от того, есть ли у такого лица собственный интерес в признании патента недействительным, оспорить патент в течение всего срока его действия”.

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

В соответствии со ст. 1398 ГК РФ по четырем из пяти оснований признания патента недействительным предусмотрена обязательная процедура рассмотрения спора в административном порядке – в Палате по патентным спорам. Лишь в одном случае (при оспаривании патента в связи с указанием в нем в качестве автора и (или) патентообладателя ненадлежащих лиц) дело о признании патента недействительным рассматривается сразу в суде.

Российскому правопорядку традиционно присуща раздельная система рассмотрения патентных споров о нарушении исключительного права и споров о признании патента недействительным. Данные дела рассматриваются в рамках самостоятельных процессов. Основываясь на ст. 1398 ГК РФ, отечественные суды не принимают к рассмотрению в рамках процесса о нарушении исключительных прав встречный иск (возражение) о недействительности патента по основаниям, предполагающим административное оспаривание.

В судебной практике исходят из того, что “доводы ответчика о несоответствии объекта промышленной собственности истца условиям патентоспособности не имеют значения для правильного рассмотрения дела о прекращении нарушения патента… Поскольку действие патента не оспорено в установленном статьей 29 Патентного закона порядке, право истца на промышленный образец подлежит судебной защите.

Споры о недействительности патентов по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 3 пункта 1 статьи 29 Патентного закона, отнесены указанной статьей к компетенции Палаты по патентным спорам. Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента”.

Невозможность подачи встречного требования о признании патента недействительным (прежде всего в связи с его несоответствием критериям патентоспособности) в рамках рассмотрения спора о нарушении исключительного права на практике порождает определенные сложности.

Длительное время сохраняется состояние правовой неопределенности. Если речь идет об участниках стремительно развивающихся инновационных рынков, за период разбирательства о правах на патент, нарушении исключительного права, действии мер процессуального обеспечения может самым радикальным образом измениться соотношение сил конкурентов.

Большинство государств в той или иной мере столкнулось с проблемой “легковесных патентов”, выданных на объекты, не обладающие подлинной инновационностью. Зачастую их получают на себя недобросовестные субъекты с целью последующего предъявления исков о нарушении исключительного права. В конечном итоге такие патенты аннулируются. Но до этого интересам добросовестных предпринимателей может быть причинен существенный вред. Они будут вынуждены прекратить или приостановить производство, использование некоторых продуктов, выплатить компенсацию (убытки).

Зарубежный опыт. Опыт Германии. Немецкому правопорядку, подобно российскому, присуща раздельная (дисперсивная) система рассмотрения патентных споров.
Иски об аннулировании действующих немецких патентов или европейского патента относительно территории Германии рассматриваются Федеральным патентным судом в рамках самостоятельного производства. Истцом в рассматриваемом случае может быть любое лицо. Для принятия его заявления не требуется доказательств заинтересованности в признании патента недействительным.

В доктрине внимание уделяется следующей распространенной ситуации.
Конкуренты патентообладателя – заинтересованные в оспаривании патента субъекты – зачастую стремятся остаться в стороне от судебного разбирательства, а потому действуют через третьих лиц. Последние соответственно и выступают в качестве непосредственных истцов.

На практике подобные “схемы” признаются правомерными. Исключение составляет ситуация, когда конкуренты действуют через подставных лиц, потому что связаны договорной обязанностью (в рамках лицензионного соглашения) не оспаривать действительность патента. В таком случае в иске может быть отказано.

Иски о нарушении исключительных прав патентообладателей, в свою очередь, рассматриваются судами по гражданским делам. При этом ввиду разделения процессов (и судов, рассматривающих соответствующие споры) в Германии принципиально отрицается возможность предъявления ответчиком в рамках спора о нарушении исключительного права возражений, связанных с действительностью патента. Ставить под вопрос действительность патентов суды по гражданским делам не могут.

В ситуации параллельных процессов согласно § 148 немецкого Гражданского процессуального кодекса суд, рассматривающий дело о нарушении исключительного права, может приостановить соответствующий процесс, если попытки признать патент недействительным ставят под угрозу правомерность позиции истца.

Необходимо, однако, подчеркнуть, что на практике реализация подобной возможности является скорее исключением, чем общим правилом. Из всех процессов о нарушении патентов приостанавливаются 10 – 15%. Основанием для реализации данной нормы при этом служит исключительно установление известного уровня техники, что указывает на отсутствие новизны ОИС.

Процесс о недействительности, как правило, длится на год дольше, чем рассмотрение спора о нарушении исключительного права. Возможности патентообладателя добиться судебного запрета, таким образом, значительны. Отчасти по данной причине, как отмечается экспертами, Германия стала таким же привлекательным местом для эффективных (с позиции правообладателя) патентных разбирательств, как Британия для споров о клевете, а штат Делавэр для регистрации корпораций. Как было отмечено профессором менеджмента в техническом университете Мюнхена Йоахимом Хенкелем, “крупные международные компании часто стремятся использовать немецкую патентную систему для стратегического преимущества”.

В ситуации, когда патент был аннулирован после завершения процесса о нарушении исключительного права, который закончился в пользу патентообладателя, бывший предполагаемый нарушитель может начать отдельный новый процесс в целях “корректировки” несоответствия между результатами процессов по нуллификации и нарушению исключительного права.

Таким образом, даже если патентообладатель выиграл все инстанции в процессе о нарушении исключительного права, он все равно в конечном итоге может проиграть, если патент был аннулирован  Вместе с тем очевидно, что в такой ситуации разрешение споров вокруг конкретного патентоохраняемого объекта займет не один год, что, как было отмечено выше, может крайне негативным образом сказаться на инновационном бизнесе одной из сторон.

В качестве преимуществ дисперсивной системы рассмотрения патентных споров немецкие исследователи называют следующее.

• Во-первых, то, что сторона, которая считает патент препятствием для хозяйственной деятельности, не должна ждать, пока патентообладатель подаст иск о нарушении исключительного права для того, чтобы оспорить действие данного патента. Вместо этого субъект может взять на себя инициативу и подать иск о признании патента недействительным. Возможность оспаривания патента при отсутствии иска о нарушении исключительного права существует и в рамках системы, допускающей предъявление встречного иска в процессе о нарушении исключительного права (англо-американский подход). В этой связи указанный признак следует рассматривать в качестве “достижения” всех развитых патентных систем, а не преимущества немецкого подхода.
• Во-вторых, при разделении производств по оспариванию действительности патента и о нарушении исключительного права уменьшается опасность объединения аргументов относительно двух данных споров.

Представляется, что данный аргумент в пользу дисперсивной системы является в значительной мере надуманным. Правоприменители являются профессиональными, квалифицированными юристами. Следовательно, смешения аргументов по поводу хотя и связанных, но различных по сути правовых явлений происходить у них не должно.

Кроме того, нельзя не задаться вопросом: почему опасность такого смешения влияет только на порядок рассмотрения патентных споров, но не на реализацию института встречных исков в целом? Так, не возникает вопросов к оправданности подачи встречных исков о недействительности сделок в рамках споров об их нарушении.

Более того, в некоторых случаях объединение аргументов будет являться даже оправданным. Речь идет, в частности, об обнаружении судами при решении вопроса о нарушении двух идентичных патентов с разными датами приоритета. Подтверждение данного факта одновременно свидетельствует и о том, что обладателем патента на второе (с более поздней датой приоритета) изобретение используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, и о том, что второе изобретение не отвечает признаку новизны.
В-третьих, споры о недействительности патентов в Германии рассматриваются специфическим составом – два судьи, имеющие высшее юридическое образование, и три специалиста, имеющие техническую подготовку.

Привлечение последних, несомненно, является конструктивным шагом. Ввиду того что вопрос действительности (недействительности) решается как лицами, имеющими юридическую подготовку, так и лицами, обладающими специальными знаниями, нет необходимости в привлечении многочисленных экспертов, что, несомненно, оптимизирует и убыстряет процесс рассмотрения спора. Вместе с тем сам по себе данный признак характеризует скорее судоустройственный подход, чем судопроизводственный.

Так, симптоматичным в рассматриваемом аспекте является решение по делу Olanzapin. Решение Федерального патентного суда о признании патента недействительным было оспорено в Верховном суде ФРГ. Данная апелляционная жалоба находилась на рассмотрении, когда суд Дюссельдорфа в рамках спора о нарушении указанного выше патента принял решение о наложении временного запрета на использование ответчиком спорного объекта.

При этом он аргументировал оправданность применения подобной обеспечительной меры тем, что, как представляется, Федеральный патентный суд допустил ошибку при рассмотрении спора о признании патента недействительным и Верховный суд пересмотрит такое решение.

Опыт США. Исторически признание патентов недействительными рассматривалось в США в качестве неотъемлемой функции суда. Подобное оспаривание долгое время было возможным исключительно в качестве ответа (встречного иска) на претензии патентообладателя к лицу, использующему, по мнению последнего, спорный патентоохраняемый объект.

В Declaratory Judgment Act 1934 (28 USC § 2201) была предусмотрена возможность обратиться в суд с требованием о признании патента недействительным в том случае, если между сторонами возник правовой спор в отношении патентоохраняемого объекта, но до предъявления патентообладателем иска о нарушении его исключительного права.

Таким образом, сложилось правило: для того, чтобы оспорить действительность патента в американских судах, необходимо:

• либо являться ответчиком в процессе о нарушении исключительного права, инициированного патентообладателем, и подать возражение или встречный иск о признании патента недействительным;
• либо обратиться с иском в деле о признании права (его отсутствия) (declaratory judgment) о признании патента недействительным. При этом в любом случае со стороны патентообладателя в отношении таких заявителей должны быть осуществлены определенные действия, требования, связанные с правами на спорный патент.

Как указал Верховный суд США в деле MedImmune, “для того, чтобы действительность патента рассматривалась в рамках процесса о признании права, необходимо, чтобы между истцом и патентообладателем был непосредственный и реальный спор”. К подобным спорам при этом была отнесена ситуация, когда лицензиат не расторг лицензионного соглашения с патентообладателем до подачи иска о признании, а патентообладатель-лицензиар угрожает применить свой патент, если лицензиат прекратит выплачивать роялти.

Проблемным на практике оказался вопрос о возможности рассмотрения требования о признании патента недействительным в ситуации, когда суд констатировал отсутствие нарушения исключительного права.

Первоначально американскими судами был сформулирован принцип: если правоприменитель приходит к выводу об отсутствии нарушения исключительного права, он не должен рассматривать вопрос о действительности патента. Так в деле Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (CA Fed. 1987) суд первой инстанции отказал в удовлетворении как иска о нарушении исключительного права, так и встречного требования о признании патента недействительным.

Суд апелляционной инстанции подтвердил отсутствие нарушения исключительного права, аннулировав при этом решение по встречному иску: “Ответчик не допустил нарушений исключительного права. Следовательно, не остается какого-либо спора между сторонами. Мы не должны рассматривать вопрос о действительности патента”.

Впоследствии данный подход был изменен. Как отметил Окружной суд в деле Morton International, Inc. v. Cardinal Chemical Company, “очевидно, что суд федерального округа даже после установления ненарушения патента обладает юрисдикцией рассмотреть апелляционную жалобу относительно признания патента недействительным.

Сторона, которая заинтересована в признании патента недействительным, обладает самостоятельным требованием (от иска о нарушении исключительного права)”.

В качестве аргументов в пользу подобной позиции указано, что, во-первых, “в вынесении финального решения по спору о недействительности патента имеется значительный публичный интерес… Из двух вопросов: нарушение исключительных прав и недействительность патента последний имеет даже большее публичное значение”.

Во-вторых, “наиболее значимым интересом стороны в споре может являться именно сохранение в силе решения о признании патента недействительным… Компания, однажды столкнувшись с обвинением в нарушении исключительного права, сохранит обеспокоенность относительно новых обвинений, если она планирует развивать и производить схожие продукты. Признание патента недействительным решит эту проблему”.

В соответствии с правовой логикой в случае двух споров о нарушении исключительного права и недействительности патента рассмотрение отношений сторон оправданно начинать с последнего, а не с первого. Удовлетворение требования о недействительности патента исключает удовлетворение первоначального иска. Устанавливается, что у истца не возникло исключительное право. Следовательно, ответчик не мог его нарушить.

Только в 1980 г. Конгресс США ввел самостоятельную административную процедуру пересмотра патента. Подобные изменения были призваны решить задачи преодоления сомнений всех третьих лиц в действительности патентов, укрепления уверенности инвесторов в стабильности интеллектуальных прав, обеспечения менее затратного (чем судебный) способа признания патента недействительным и в целом повышения доступности процедуры признания патента недействительным.

Сегодня в соответствии со ст. 311 Патентного закона США лицо, не являющееся патентообладателем, может подать в Патентное ведомство ходатайство для назначения пересмотра между сторонами в отношении выданного патента.

Ходатайствующее лицо в производстве по пересмотру между сторонами может просить об аннулировании как непатентоспособных одного или более притязаний патента только по основаниям, предусмотренным в § 102 (новизна) или § 103 (неочевидность предмета изобретения), и только на основании предшествующего уровня техники, состоящего из патентов или печатных изданий.

Глава 32 Патентного закона США, в свою очередь, закрепляет процедуру так называемого пересмотра после выдачи патента: в течение первых девяти месяцев после выдачи патента любое лицо, кроме патентообладателя, может оспорить действительность патента на основании его несоответствия любым условиям патентоспособности, используя при этом любой вид предшествующего уровня техники, а также формальным требованиям, предъявляемым к описанию изобретения (§ 112), и требованиям, предъявляемым при замене патента (§ 151).

“По этим параметрам пересмотр после выдачи патента кардинально отличается от пересмотра с участием сторон, где принимается во внимание только отсутствие новизны и неочевидность, а из предшествующего уровня техники – только печатные публикации”.

Противоречий между решениями, принятыми в судебном и административном порядке, в США, как правило, не возникает. Этому способствуют несколько факторов.
Во-первых, маловероятно, что патентное ведомство США (USPTO) выдаст сертификат о пересмотре патента после того, как суд вынесет окончательное решение в деле о нарушении патента.

Суды, как правило, осуществляют свои дискреционные правомочия по приостановлению процесса до тех пор, пока дело о действительности патента рассматривается в патентном ведомстве. Даже если производство не приостанавливается, споры о нарушении исключительного права обычно рассматриваются дольше, чем оспаривается патент.

Во-вторых, американские суды не сталкиваются с проблемами, когда судебное решение и решение патентного ведомства конфликтуют, потому что такой конфликт может являться закономерным следствием различия процедур. Поскольку существует презумпция действительности патента, ответчики в спорах о нарушении исключительного права истца должны доказать недействительность патента посредством ясных и убедительных доказательств.

С другой стороны, презумпция действительности не применяется при пересмотре патента в административном порядке – чьи доказательства преобладают, тот и выигрывает. В-третьих, в силу преюдиции патентное ведомство может остановить процедуру оспаривания, если суд вынес финальное решение. Окончательное решение, таким образом, связывает не только стороны, но и патентное ведомство.

Встречные иски о недействительности являются важными инструментами оспаривания патента в рамках процесса о нарушении патента, призванными быстро и эффективно разрешить ситуацию правовой неопределенности.

В рамках американской правовой системы ключевой категорией применительно к патентным спорам является баланс интересов. На практике реализация данного принципа предполагает комплексный учет выгоды (затрат) патентообладателей, лицензиатов, потенциальных нарушителей, сопряженной с ОИС, степень заинтересованности каждого из таких субъектов в коммерциализации разработки, общественного интереса и т.п.